Costituzione di società offshore - Guida pratica alla pianificazione fiscale

L'uso del marchio è illecito se confonde il consumatore

Gli eurogiudici chiariscono il contenuto del diritto di disponibilità per il "segno" che gode di "notorietà" nello Stato membro

In particolare la Corte di Giustizia ha ribadito che il cosiddetto "segno comune", in sé legittimo, deborda in illecito nel caso in cui sia utilizzato per confondere l'acquirente del prodotto ovvero per creare pregiudizio a terzi o determinare indebiti vantaggi economici.

È innegabile che con la sentenza del 10 aprile 2008 relativa alla causa C 102/07, la Corte di Giustizia abbia risolto ancora una volta in via interpretativa il difficile rapporto di convivenza tra le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria in materia di marchio d'impresa (direttiva 89/104/CE9). Con la consueta ricchezza di argomentazioni i giudici olandesi chiariscono i limiti all'utilizzo del marchio, ribadendo che il cosiddetto "segno comune", in sé legittimo, deborda in illecito (marchio ingannevole) nel caso in cui sia utilizzato esclusivamente per confondere l'acquirente del prodotto.

La massima della sentenza
La sentenza della Corte recita testualmente: "La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n.1, lett. b), della detta direttiva".

L'imperativo di disponibilità
Con rigore giuridico la Corte di Lussemburgo definisce l'esatta portata degli articoli 3 (per impedimenti alla registrazione o motivi di nullità) e 12 (motivi di decadenza) che consolidano il cosiddetto imperativo di disponibilità a cui la società si è appellata per giustificare la legittimità dell'utilizzo, senza il consenso del titolare del diritto esclusivo sul marchio protetto, di un marchio in cui sono raffigurati segni divenuti "di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio" e, quindi, decorativi piuttosto che distintivi. Marchio d'impresa e limitazione degli effetti Il verdetto degli eurogiudici dirime ogni dubbio interpretativo. La controversia viene, infatti, ricondotta nell'alveo degli articoli 5 (diritti conferiti al marchio d'impresa) e 6 (limitazione degli effetti del marchio d'impresa) per chiarire che il legislatore conferisce al titolare del marchio d'impresa registrato un diritto esclusivo all'utilizzo. Il titolare può, dunque, vietare a terzi, salvo proprio consenso, l'uso in commercio di un segno identico o simile al marchio d'impresa per altri prodotti o servizi, diversi da quello per cui è stata chiesta la registrazione, se gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa, ovvero reca pregiudizio agli stessi.

L'oggetto della controversia
È evidente, e si arriva cosi alla fattispecie oggetto del ricorso, che l'utilizzo delle note strisce identificative dei prodotti sportivi della multinazionale Adidas AG, ridotte a due (invece di tre) da parte dalla parimenti nota H&M sui propri articoli sportivi, non può ritenersi mera decorazione quanto, piuttosto, un uso fuorviante della pubblica fede del consumatore. La Corte asserisce, quindi, che il titolare di un marchio può invocare i suoi diritti di marchio per vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso dia adito a un rischio di confusione per il pubblico. Tale rischio, che costituisce condizione "specifica" per la protezione del marchio registrato, si legge ancora nella sentenza, deve essere valutato in base a precisi elementi derivanti dalla notorietà del marchio d'impresa nel mercato quali "l'associazione che può essere fatta tra il marchio stesso e il segno usato o registrato" ovvero "il grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati".

Tutela della fede pubblica e indebito vantaggio economico
Nella fattispecie in causa il segno rappresentato dalle bande trasversali è indubbiamente di uso comune (e, dunque, disponibile) da parte degli operatori economici che sono legittimati a utilizzarlo senza incorrere in opposizioni da parte del titolare unicamente nella forma (affine) che non desti il convincimento che possa trattarsi di prodotto della stessa impresa o di altra collegata. La tutela della pubblica fede impone, poi, in generale anche la verifica, tutt'altro che remota in fattispecie analoghe a quella in rassegna, che possa configurarsi anche l'uso immotivato ipotizzato dalla stessa direttiva all'articolo 5 al comma 2, ossia l'utilizzo di un segno che non crei confusione nel pubblico, ma abbia soltanto lo scopo di creare pregiudizio a terzi o determinare indebiti vantaggi economici. Sicuramente non può essere ritenuta condivisibile anche l'eccezione sollevata dall'impresa convenuta sul carattere decorativo delle strisce oblique perché la illiceità del marchio ingannevole non deve essere valutata sulla base del grado di confusione che nasce nel consumatore in quanto, ai fini della censura, è sufficiente che vi sia un nesso tra marchio registrato e uno simile.